Können Domänen schutzfähige Marken schaffen? Der Fall Booking.com

von Laura Blanco López, Master of Laws, Projektleiterin bei NOMEN

Alles begann im Jahr 2011, als booking.com versuchte, eine Reihe von Marken zu registrieren. Diese wurden jedoch vom US-Patent- und Markenamt (USPTO) abgelehnt. Die Schutzverweigerung basierte auf der Tatsache, dass das Markenamt die Marken als zu generisch und somit als nicht unterscheidungskräftig einstufte. Diese Entscheidung wurde später vom Markenprüfungs- und Beschwerdeausschuss bestätigt. Nun hat der Fall den Obersten Gerichtshof der USA erreicht. Es ist zudem der erste Fall, der wegen der Covid-Pandemie per Telefon und Audio-Cast angehört wurde.

Gattungsmarken und erworbene Unterscheidungskraft

Vor dem Eintauchen in den booking.com-Fall ist es wichtig, sich einige rechtliche Kernaspekte des Markenrechts in Erinnerung zu rufen. Um eine bestimmte Marke zu schützen, muss die Marke in der Lage sein, die Waren und Dienstleistungen von anderen Wettbewerbern zu unterscheiden, d.h. sie darf kein Gattungsbegriff sein. Einige Marken können jedoch im Laufe der Zeit Unterscheidungskraft erlangen, selbst wenn sie als Gattungsbegriff begonnen haben. Berühmte Beispiele sind die DEUTSCHE BANK, AMERICAN AIRLINES oder KINDER SCHOKOLADE. Es muss nachgewiesen werden, dass die Marke über einen längeren Zeitraum in Gebrauch ist. Zudem müssen faktische Beweise für die Unterscheidungskraft vorgelegt werden, z.B. durch Kundenbefragungen, Marktanalysen usw. Dieser rechtliche Hintergrund liefert den Nährboden für den Rechtsstreit bei booking.com.

Booking.com und das US-Markenamt

Das Hauptargument des USPTO: Eine Top-Level-Domain wie “.com” sei zu generisch und könne nicht zur Schaffung einer eintragungsfähigen Marke verwendet werden. Dieses Suffix solle lediglich darauf hinweisen, dass booking.com eine kommerzielle Website im Internet betreibt und könne keine registrierbare Marke. Darüber hinaus äußerte das Markenamt die Befürchtung, die Zulassung der Registrierung „generischer.com“-Begriffe könnte erhebliche wettbewerbswidrige Auswirkungen haben. Einzelpersonen könnten die generische Sprache monopolisieren, indem sie einfach die herkömmliche „.com“ Domain an Gattungsbegriffe hängen.

In der Gegenüberstellung vertrat booking.com die Ansicht, dass die Verbraucherwahrnehmung ausschlaggebend sei für die Entscheidung, ob der Name geschützt werden solle oder nicht. Sie machten geltend, dass die Frage, ob eine Marke eine Gattungsbezeichnung ist oder nicht, davon abhänge, ob die relevanten Verbraucher glauben, dass die Marke ein Gattungsbegriff sei oder ob sie als eine Marke unterschieden werden könne. Booking.com konnte mit Hilfe einer Umfrage nachweisen, dass 74,8 % der Verbraucher booking.com als Marke betrachten. Zusätzlich konnten sie sich gegen die Argumentation des Patentamtes wehren, indem sie eine Liste mit Beispielen vorlegten, in denen solche Domainnamen tatsächlich erfolgreich als Marken registriert werden konnten (z.B. dating.com, cooking.com, restaurant.com, flights.com). Schließlich plädierte booking.com gegen eine starre Regel, die die Registrierung von Domain-Marken verdammt. Das Unternehmen forderte das Gericht stattdessen dazu auf, eine Einzelfallanalyse auf der Grundlage konkreter Sachverhalte weiter zu verfolgen.

Und nun …?

Jetzt heißt es abwarten. Der Oberste Gerichtshof wird vor Ablauf seiner Amtszeit im Juni über diesen Streit entscheiden müssen. Es ist anzunehmen, dass das Gericht einen Mittelweg zwischen diesen beiden Polen finden wird. Einerseits sollten Gattungsbegriffe nicht registriert werden dürfen, selbst wenn sie mit dem Zusatz „.com“ versehen sind. Dies würde den Zweck von Marken, die versuchen, Produkte zu differenzieren, zunichtemachen und zusätzlich eine Hürde für Mitbewerber darstellen. Andererseits ist es eindeutig so, dass die Marke booking.com inzwischen Unterscheidungskraft besitzt und als solche einen angemessenen Schutz für den Markennamen erhalten sollte.

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